专利权的保护范围(专利名称对保护范围的限定作用如何判断)
专利名称对保护范围的限定作用如何判断
法律、法规及司法解释并未对“权利要求的主题名称能否作为限定权利要求保护范围的依据”做出明确的规定,而司法实践中,对此也存在着不同认识。为此,本文通过总结司法案例得出观点:在确定权利要求的保护范围时,权利要求中记载的主题名称应当予以考虑,而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了实质性的影响,并分析该实质性影响的内涵及外延。
一、法律、法规及司法解释
1.《专利法》第五十九条第一款:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
2.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称解释二)第五条规定,在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。
二、案例1 哈尔滨工业大学星河实业有限公司与江苏润德管业有限公司侵犯发明专利权纠纷案
再审认为,本案中,确定权利要求2和6的保护范围时,均应当考虑其主题名称对其所要求保护的主题本身实际上所起的限定作用。涉案专利独立权利要求2记载了一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法,涉案专利独立权利要求6记载了一种实施权利要求2所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置。从涉案专利权利要求书以及说明书记载的一步复合方式来看,普通钢带在权利要求6记载的复合装置中,经过权利要求2记载的步骤a,形成了复合异型带材,即钢带上有矩形或圆形的通孔或纹路,塑料熔融后在两个加强肋之间生成了中间凸起。虽然权利要求书和说明书对形成通孔或纹路以及凸起的装置部件未作具体的结构描述,但根据涉案专利权利要求1记载的产品技术特征,可以推定权利要求6记载的复合装置必然具备生成上述区别技术特征的部件。可见,权利要求1记载的技术特征对于权利要求2和6产生了实质性的影响,具有限定作用。
评析:
1. 通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,权利要求中记载的主题名称应当予以考虑,而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。
2. 如果某一独立权利要求的技术特征对引用该权利要求的独立权利要求所记载的产品的结构或组分等,或所记载的生产装置、生产方法的效果或功能等产生影响,即实施某一独立权利要求的技术方案必然会实施被引用的独立权利要求的技术特征,则可以推定被引用的独立权利要求的主题名称对该独立权利要求的保护范围构成实质性的影响。
3. 一般而言,引用其他独立权利要求的独立权利要求于被引用的独立权利权利要求之间存在天然对应关系,即产品的独立权利要求被生产方法或生产装置的独立权利要求所引用,可以推定利用该生产方法或生产装置制造的产品必然是具备产品权利要求所记载的技术特征。
三、案例2 胡某诉摩拜信息技术有限公司侵害发明专利权纠纷案
本案的主要争议焦点在于,涉案专利权利要求1记载的主题名称“一种电动车控制系统”对权利要求的保护范围是否有限定作用。
二审认为:虽然“一种电动车控制系统”具有锁定电动车的功能,可以称之为“锁装置”,但通过专利权利要求1记载的技术方案,尤其是特征部分“比对信号一致时控制器控制电动车的启动或/和多媒体播放”的记载,结合说明书中“本发明的目的是提供一种电动车控制系统及其操作方法......“比对信号一致:控制器控制电动车启动或/和多媒体播放信号,电动车启闭控制器对电动车解锁”的内容,本领域普通技术人员能够清楚明确地得知主题名称是对发明涉及的电动车启动和解锁的技术方案的抽象和概括,而不仅仅是说明发明可能的用途。“一种电动车控制系统”更进一步指电力驱动系统的启动。由于主题名称与技术方案之间这种抽象和概括的关系,反过来又构成了对发明技术方案的限定,即“一种电动车控制系统”是电力驱动的车辆的启动和解锁系统。涉案专利权利要求1中所记载的主题名称“一种电动车控制系统”对于确定专利权保护范围具有限定作用,在侵权比对时应当予以考虑。
评析:
1. 主题名称不是具体的技术特征,是对权利要求技术方案的命名,主题实际的限定作用应取决于该主题名称对权利要求所要求保护的技术方案是否产生了何种影响。
2. 如果本领域普通技术人员阅读权利要求后,认为主题名称是具体的技术特征的抽象或概括,即本领域普通技术人员在实施权利要求技术方案时必然会考虑主题名称,则主题名称对确定权利要求的保护范围具有实质性限定作用。
特别要强调的是:即本领域普通技术人员在实施权利要求技术方案时必然会考虑主题名称,也就是说本领域普通技术人员要实施这个技术方案或者看到这个专利会必然或主要联想的是和主题名称高度相关,或者发明人本身就主观或客观上只描述或只要求保护特定主题名称,则应认为有限定保护范围作用。
四、案例3 孙某诉湖南景怡生态科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案
本案主要争议焦点之一在于,涉案专利权利要求1和权利要求10记载的主题名称中含有的“水位高度调节功能”对权利要求的保护范围是否有限定作用。
二审认为:
1. 涉案专利的权利要求1的主题名称记载了的“水位高度调节功能”是对权利要求1要求保护的产品的结构能够实现的功能的概括,其对权利要求1保护范围的限定实质上通过后两个具体技术特征实现,即“土壤容纳空腔的斜面上至少有一个或一组水位高度调节溢水孔”;“水位高度调节溢水孔是底部即将贯通的盲孔”。因而“水位高度调节功能”不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括,对权利要求1 的保护范围具有限定作用。
2. 对于权利要求10而言,特征部分没有记载实现水位高度调节功能的方式,因而主题名称中的“水位高度调节功能”不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括。但从说明书的内容看,实现水位高度调节功能的方式是涉案专利对现有技术的实质贡献,被用于区别于现有技术。因此,虽然“水位高度调节功能”形式上记载在权利要求10前序部分的主题名称中,其仍属于具体技术特征,对权利要求10的保护范围具有限定作用。
评析:如果权利要求主题名称记载的效果、功能,不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能,却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在,那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质性限定作用。
五、主题名称的限定作用与使用环境特征的限定作用的差异
有些主题名称采用的是“一种应用于xx的....”,对于“一种应用于xx的”可以认为是使用环境特征。要区别主题名称的限定作用与使用环境特征的限定作用的差异点,两者在判断上总原则都是看是否对技术方案产生实质性影响,也就是对结构或功能特征产生影响,如果产生了则有限定作用,如果没有产生影响则无限定作用。只是判断使用环境特征的限定作用采用的具体方法不同,根据说明书的阅读推断出该技术方案必须依赖使用环境的则具有限定作用,否则不具有限定作用,如果具有限定作用,则只要证明被控技术方案可以应用该使用环境(而不是要求唯一使用在该使用环境)即可确定落入保护范围,除非被告证明被控产品不可以使用到该使用环境。
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六、总结
在确定权利要求的保护范围时,权利要求中记载的主题名称应当予以考虑,而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了实质影响:
1. 主题名称对权利要求所要保护的技术方案本身是否产生实际的限定作用,应当分析该主题名称与权利要求的技术特征是否存在着关联。
(1)如果某一独立权利要求的技术特征对引用该权利要求的独立权利要求所记载的产品的结构或组分,或所记载的生产装置、生产方法的功能或效果产生影响,即实施某一独立权利要求的技术方案必然会实施被引用的独立权利要求的技术特征,则可以认定被引用的独立权利要求的主题名称对该独立权利要求的保护范围构成实质性的限定作用。
(2)如果本领域普通技术人员阅读权利要求后,认为主题名称是具体的技术特征的抽象或概括,即本领域普通技术人员在实施权利要求技术方案时必然会考虑主题名称,则主题名称对确定权利要求的保护范围具有实质性限定作用。
2. 如果权利要求主题名称记载的内容是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在,那么权利要求主题名称所记载的内容对该权利要求的保护范围具有实质性限定作用。
附件1
中华人民共和国最高人民法院
民 事 裁 定 书
(2013)民申字第790号
再审申请人(一审原告、二审被上诉人):哈尔滨工业大学星河实业有限公司。
法定代表人:李波,该公司董事长。
委托代理人:张苏沛,南京知识律师事务所律师。
被申请人(一审被告、二审上诉人):江苏润德管业有限公司。
法定代表人:黄德春,该公司总经理。
委托代理人:宋新月,北京市金杜律师事务所律师。
委托代理人:靳强,北京市金杜律师事务所律师。
再审申请人哈尔滨工业大学星河实业有限公司(以下简称星河公司)因与被申请人江苏润德管业有限公司(以下简称润德公司)侵犯发明专利权纠纷一案,不服江苏省高级人民法院(2012)苏知民终字第0021号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭于2013年10月11日上午公开询问了双方当事人,星河公司的委托代理人张苏沛,润德公司的委托代理人宋新月、靳强到庭参加了诉讼。本案现已审查终结。
星河公司申请再审称:二审判决在涉案专利独立权利要求2和6的保护范围的认定上适用法律错误。其主要理由是:
1.《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]第21号)和《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)对主题名称与技术特征用不同的法律名词予以明确区分,并强调专利权的保护范围由技术特征限定。因此,二审判决认定“主题名称作为权利要求的必要内容,对其保护范围有限定作用”没有法律依据。2.润德公司针对涉案专利提出无效宣告请求时,针对权利要求1、2和6,分别提出了完全不同的对比文件,专利复审委员会在评价权利要求2和6的创造性时,并未考虑润德公司针对权利要求1提出的对比文件,在评价权利要求6的创造性时,也没有考虑润德公司针对权利要求2提出的对比文件,因此可以推定专利复审委员会认为主题名称不属于技术特征,不是解决技术问题的必要技术手段。3.根据涉案专利说明书和附图,权利要求2步骤a中的钢材和塑料复合有一步复合和两步复合两种方式,星河公司在专利申请过程中对涉案专利文本进行修改时,放弃了两步复合方式,仅保留了一步复合方式,根据禁止反悔原则,二审法院在侵权判断时不应当将两步符合方式纳入涉案专利保护范围。4.方法权利要求的主题名称引用了在先的产品权利要求就应当把其产品的全部技术特征囊括其中,二审法院在认定权利要求2的保护范围时,机械的认为“权利要求书中出现引用在先权利要求的情况是为了避免权利要求之间相同内容的不必要重复”,属于事实认定不清和法律适用错误。5.独立权利要求间的引用关系仅仅是专利申请文件撰写过程中文字表述上的形式差异,在确定保护范围时不属于必须考虑的对象。6.权利要求1和权利要求2之间不是从属关系,以权利要求1的技术特征来限定权利要求2的保护范围,明显违背了“以权利要求所记载的全部技术特征确定保护范围”的法律规定。综上所述,二审法院对涉案专利权利要求2的保护范围的理解是错误的。同理,涉案专利权利要求6的保护范围也不受权利要求1和2的限定。故请求撤销二审判决,依法维持一审判决。
润德公司答辩称,二审判决认定事实清楚,适用法律准确,判决结果正确。主题名称是权利要求的必要组成部分,属于必要技术特征,对专利权保护范围起到开宗明义的重要作用,对专利权保护范围具有限定作用。故请求维持二审判决,驳回再审申请。
本院审查查明,涉案专利说明书和附图1记载了权利要求2所记载方法的一步复合方式:通过牵引机7牵引来自放卷装置1的钢带9,使钢带9在导辊2的导引下进入挤出复合的关键部件复合机头4,复合机头4与挤出机3呈直角连接,其内部腔型具有与复合异型带材10相对应的形状,在钢带9通过复合机头4的同时,塑料挤出机3向复合机头4内挤入熔融塑料。在复合机头4内熔融塑料将钢带9周边包裹,在牵引机7的牵引力作用下,从复合机头4牵出,形成未定型的复合异型带材10。说明书和附图2还记载了两步复合方式,即第一步制成带有开口肋的塑料异型带材,第二步将钢带嵌入并封口,该技术方案未记载在权利要求书中。
另查明,涉案专利说明书同时记载:为了防止管材铺设时加强肋之间的塑料被尖锐的石片刺破,在两个加强肋之间塑料形状不应是简单的平面,而应具有中间凸起的形状。
本院认为,本案焦点问题是:1.主题名称是否对专利权保护范围具有限定作用;2.并列独立权利要求引用在前的独立权利要求时,在前独立权利要求对其保护范围的限定作用应当如何确定。
1.关于主题名称是否对专利权保护范围具有限定作用的问题
《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第五十九条规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”专利法实施细则第二十一条规定,发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征,这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。因此,通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,权利要求中记载的主题名称应当予以考虑,而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。本案中,确定权利要求2和6的保护范围时,均应当考虑其主题名称对其所要求保护的主题本身实际上所起的限定作用。
2.关于并列独立权利要求引用在前的独立权利要求时,在前独立权利要求对其保护范围的限定作用应当如何确定的问题
专利法第三十一条第一款规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。”专利法实施细则第二十条规定:“权利要求书应当有独立权利要求,也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步的限定。”专利法实施细则第三十四条规定:“依照专利法第三十一条第一款规定,可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。”《专利审查指南》第二部分第六章2.2.1(2)中规定了属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求可以允许有六种撰写方式,包括:产品或方法的同类独立权利要求;产品和制造该产品的方法的独立权利要求;产品和该产品的用途独立权利要求;产品、专门用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备独立权利要求;方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。
据此,一件专利申请的权利要求书中,应当至少有一项独立权利要求。当有两项或者两项以上独立权利要求时,写在最前面的权利要求为第一独立权利要求,其他独立权利要求为并列独立权利要求。独立权利要求应当反应整体的技术方案,并按照各自的内容确定专利权的保护范围。独立权利要求可以不存在引用关系,也可以存在引用关系。当并列独立权利要求引用在前的独立权利要求时,该并列独立权利要求仍然属于独立权利要求,而不属于从属权利要求。虽然在确定并列独立权利要求的保护范围时,被引用的独立权利要求的特征均应当予以考虑,但其对该并列独立权利要求并不必然具有限定作用,其实际的限定作用应当根据其对该并列独立权利要求的技术方案或保护主题是否有实质性影响来确定。
本案中,一、二审法院认定润德公司的被诉侵权产品与涉案专利权利要求1相比对,缺少“钢带上有若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制有纹路”和“两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起”两个技术特征,双方当事人对此没有异议。涉案专利独立权利要求2记载了一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法,其步骤a记载:将挤出机与复合机头成直角布置,钢带从机头一端引入复合机头,并在机头内与塑料复合,经冷却、定型、牵引后成型为钢带增强塑料复合异型带材钢带。涉案专利独立权利要求6记载了一种实施权利要求2所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置,包括了将钢带与塑料复合形成具有钢带加强肋的异型带材的复合装置。从涉案专利权利要求书以及说明书记载的一步复合方式来看,普通钢带在权利要求6记载的复合装置中,经过权利要求2记载的步骤a,形成了复合异型带材,即钢带上有矩形或圆形的通孔或纹路,塑料熔融后在两个加强肋之间生成了中间凸起。虽然权利要求书和说明书对形成通孔或纹路以及凸起的装置部件未作具体的结构描述,但根据涉案专利权利要求1记载的产品技术特征,可以推定权利要求6记载的复合装置必然具备生成上述区别技术特征的部件。可见,权利要求1记载的技术特征对于权利要求2和6产生了实质性的影响,具有限定作用。被诉侵权产品没有通孔或纹路和凸起,星河公司亦未举证证明被诉侵权的装置具备生成上述特征的部件,因此可以推定被诉侵权的装置不同于权利要求6所记载的装置,也未使用被诉侵权的方法。
鉴于涉案专利权利要求2步骤a的两步复合方式仅在说明书和附图中描述过但未记载在权利要求书中,专利权人未主张将其纳入专利权保护范围,二审法院亦未将其纳入涉案专利权保护范围,对此本院不再予以审查。
综上,二审判决认定事实清楚,适用法律正确。星河公司的再审申请理由不成立,本院不予支持。星河公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条的规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定,裁定如下:
驳回哈尔滨工业大学星河实业有限公司的再审申请。
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