王静 上海市高级人民法院知产庭审判团队负责人，三级高级法官

内容摘要：权利要求文字虽未记载但却是实现专利目的所必备的技术特征，应当被作为隐含技术特征读入专利技术方案。确定功能性特征是否包含隐含技术特征，应从本领域普通技术人员的角度出发，结合发明目的和现有技术状况，通过阅读专利权利要求和说明书文字、附图及专利审查档案进行综合认定。包含隐含技术特征的功能性特征保护外延的确定，应当采用审慎且严格的认定标准。隐含技术特征是专利技术方案不可或缺的组成部分，基于专利技术特征侵权比对全部覆盖原则，即便被控侵权产品的技术特征具有专利权利要求书所载明的包括功能性技术特征在内的全部技术特征，但未覆盖隐含性技术特征，仍不应被认定落入专利权的保护范围。

关键词：专利权利要求 功能性技术特征 隐含技术特征

专利权利要求中功能性技术特征的正确界定，一直是实务中的疑难问题，而隐含技术特征在我国法律中更是缺乏明文规定。当功能性特征包含隐含技术特征时，对于如何正确认定隐含技术特征、在侵权比对时是否应当将隐含技术特征纳入专利整体技术方案、是否应当考虑等同特征等问题，实践中存在争议。在缺乏可供借鉴的域外成熟司法经验的情况下，本文尝试在我国现有的专利法律框架内，结合已有司法判例及地方法院指导性意见，对功能性特征中的隐含技术特征之司法认定相关原则进行探讨。

一、概念溯源

（一）功能性技术特征

功能性特征起源于美国，1952年的美国专利法第112条第6项规定：“针对组合的权利要求而言，其特征可以采用‘用于实现某种特定功能的机构或步骤’的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或动作。”我国专利功能性特征的概念则是基于实务的需要而产生。在部分领域，许多技术特征往往难以采用物理结构、化学组分或步骤特征等撰写方法来进行描述，或者需要大量篇幅穷尽实现该技术特征的所有结构或方法，此时采取对技术特征所能实现的功能或者效果进行描述的方式界定具体技术特征，具有实践意义上的可操作性。为此，我国《专利审查指南》（2010年）规定：“对于产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”。例如在计算机、通信等技术领域，以功能或效果的描述进行技术特征的撰写方式被普遍接受，而功能性特征也得以在此类专利权利要求中广泛存在。

对于专利实务中难以避免的功能性技术特征，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《专利司解（二）》）的第8条第1款特别对其进行了定义：“功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

（二）隐含技术特征

隐含技术特征并非我国专利法律术语，在我国现行的专利法律、法规中也没有任何条款对该特征进行规定。在我国专利法律体系中，仅国家知识产权局在其部门规章《专利审查指南》（2010）中在对比文件的审查部分有近似概念的规定：“引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容”。此处“对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容”，即指对比文件的技术方案中隐含的可以推定的技术特征。

司法实践中，部分法院在专利案件的审理中也发现专利技术方案存在未以文字形式被固定在权利要求中但在认定整体技术方案时又无法忽略的技术特征，也尝试在一些判决对其概念予以明确。如北京知识产权法院在“感应器电机”无效宣告行政判决中认为，“如果本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以直接地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征，那么该隐含特征亦属于权利要求限定的内容”。笔者认为，我国司法实践中所指的专利权利要求中的隐含技术特征，应是指专利权利要求的文字未予明确记载，但本领域普通技术人员通过阅读说明书、附图及专利审查、复审或无效程序中的相关材料，可毫无疑义地确定实现权利要求所描述的技术方案所必须具备的技术特征。

二、功能性特征中隐含技术特征的认定

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利司解（一）》）第4条的规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”上述规定明确对功能性特征的认定。以说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式为限。结合前文《专利司解（二）》第8条的规定可以发现，由于功能性技术特征在权利要求文字中仅描述了所能起到的功能或效果，为避免在具体认定过程中可能因判断主体的主观性、而产生认定结果的偏差，法律严格限定了拟制的判断主体和统一的认定方法，即由该领域普通技术人员以权利要求书、说明书和附图为基础来进行综合认定。同理，当功能性特征中包含隐含技术特征时，亦应采用相同的司法认定原则。具体而言，应当从所属技术领域普通技术人员的认知出发，结合该领域已经存在的现有技术，依照内部证据优先的证据采信方法，按照符合发明目的的解释原则来审慎认定隐含在功能性技术特征中的必备特征。

图片认定主体标准

“技术领域的技术人员能够实现为准”。最高人民法院《专利司解（一）》第2条又进一步明确，“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第59条第1款规定的权利要求的内容”。虽然专利法和上述司法解释的条款中用的措辞稍有区别，但司法实践中对“所属技术领域的技术人员”和“本领域普通技术人员”的理解较为一致，即专利技术方案及其具体特征的判断主体应为专利所涉技术领域的普通技术人员。

如江苏省高级人民法院2010年在其发布的《侵犯专利权纠纷案件审理指南》第3.2.2.2条规定：“本领域普通技术人员，是指一种假设的‘人’，假定其知晓所属领域所有的普通技术知识，其所掌握的专业知识水平不能等同于本领域技术专家的专业知识水平。”2011年，上海市高级人民法院在其发布的《专利侵权纠纷审理指引》第7条中规定：“权利要求中的某一项特征是否是一项功能性特征的判断主体是所属技术领域的技术人员，法院应当从所属技术领域的技术人员的角度，去判断权利要求中记载该项特征是否描述了实现该特征所述功能的装置结构（或者工艺过程）。”而2017年北京市高级人民法院在其《专利侵权判定指南》第12条中对“所属技术领域的技术人员”也做出了认定：“解释权利要求应当从本领域普通技术人员的角度进行。本领域普通技术人员能够获知该领域中所有的现有技术，知晓申请日之前该技术领域所有的普通技术知识，并且具有运用该申请日之前常规实验手段的能力。”从上述具有代表性的地方司法机关的指导性文件可以知悉，各地法院在审理专利侵权纠纷的过程中，均将知悉涉案专利申请日前相关领域现有技术、有一定实施能力却不具备创新能力的普通技术人员作为专利技术方案或特征认定及侵权比对的适格判断主体。当功能性特征含有隐含技术特征时，对隐含技术特征的存在及保护外延进行判断的主体标准也应与其上位功能性特征的判断主体保持一致。

（一）证据的优先级

《专利司解（一）》第3条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”该条规定明确了对权利要求文字进行理解时所依据的证据材料的法定顺序，即通常所称的专利权利要求解释“内部证据优先于外部证据”原则。

当功能性特征包含隐含技术特征时，上述解释原则仍然适用，即首先结合专利说明书及附图、权利要求的上下文、专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等对涉案专利有直接证明力的证据材料对隐含技术特征进行认定。只有在参考上述证据仍无法明确特征具体含义时，才可进一步扩大参考材料的范围，以该技术领域的工具书、教科书、权威论著等并非直接针对涉案专利技术方案的外部证据的间接佐证下，对权利要求文字进行理解。

（二）目的解释原则

虽然目前我国法律尚未将“符合发明目的”列入专利权利要求解释原则，但实践中不少学术研究已对此持肯定态度，“作为说明书的组成部分，发明目的天然地具有解释权利要求的功能。”与此同时，部分法院也对此进行了积极探索。如上海市高级人民法院在《专利侵权纠纷审理指引（2011）》第9条中规定，在专利侵权诉讼中，当用说明书及附图解释权利要求时，如果说明书描述的发明目的没有被其他证据推翻，则权利要求的解释应当符合说明书对发明目的的描述。无独有偶，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第4条也作出了近似规定：“在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中，即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上，在阅读了说明书及附图的全部内容之后，仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内”。

以是否符合涉案专利发明目的对功能性技术特征中的隐含技术特征进行校验，可以更好地体现发明人发明创造的原意。如果对隐含技术特征的解读与专利发明目的相符，则该特征即是解决现有技术存在缺陷所必须具备的技术特征，也是实现功能性特征必备的技术特征。反之，如果解读的技术特征无法实现发明目的，则不应被读入功能性特征和整体专利技术方案。例如上海市高级人民法院在“空气炸锅”专利侵权二审判决中认为，“对于专利权利要求文字所限定的技术方案之理解，应遵循‘符合发明目的’的解释原则”。在反向论证“内壁的周侧面不透气”是专利权利要求1中功能性特征“空气导向装置”的隐含技术特征时，判决认为，如果空气导向通道中的内壁非密闭结构，则部分热空气会在空气导向通道中改变从上至下的流动方向，而会在未到达底部壁开口之前即从内壁侧壁的开槽直接进入食品制备室，并在风扇工作产生的压力下形成旋流或者乱流，这显然与专利权利要求1所描述的“空气导向装置，用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回”之描述不符，也与涉案专利“使热空气在食品制备室内从下至上加热食品”的发明目的之一相悖。因此，“内壁的周侧面不透气”应当被认定是功能性特征“空气导向装置”的隐含技术特征。而北京市高级人民法院亦在“液晶显示系统”行政判决中认为，“‘电源线电压切换特征’属于方法限定，为了实现本发明的目的，解决本发明所要解决的技术问题，本领域技术人员可直接的、毫无疑义的确定该特征属于权利要求1隐含的特征。

三、功能性特征包含隐含技术特征时的相关司法原则

（一）应当读入原则

有观点认为，在界定专利保护范围时读入功能性特征所包含的隐含技术特征，相当于在功能性特征之上再行增加技术特征，这会破坏专利公示制度并损害社会公众的合理预期和合法权益。对此笔者认为，作为无形知识产权中的一种，专利权与其他所有权一样，适用物权法的重要原则即公示原则。现代专利制度中，专利公示制度被用来平衡专利权利人权益和社会公众利益。“各国专利法一般规定了充分公开是专利申请人获得专利的一个重要条件。专利法通过强制要求专利申请人描述发明的细节、充分公开发明的要点规定了充分公开的条件，从而使包括专利权人的竞争者在内的社会公众能够在此基础上作出改进发明、学习新的知识、获得新的技术信息。”专利权人对特定技术方案取得对世垄断权的同时，必须通过公示程序让社会公众明晰权利要求所限定的技术方案的权利边界，从而使公众在对技术的研发中得以进行合理避让或在支付相应对价的基础上进行二次改进，因此专利公示制度是使社会公众获得稳定预期的重要保障。

隐含技术特征虽未体现在文字记载的权利要求具体技术特征中，但从该技术领域普通技术人员视角来看，却是构成完整技术方案所必不可少的技术特征，因此隐含技术特征对专利技术方案具有限定作用，应当且必须被读入专利权利要求。在确定专利保护范围时，隐含技术特征的读入并非在专利技术方案上另行增加新的技术特征，而只是将因撰写或其他原因未被明确写入权利要求文字、但本来即存在于专利技术方案中的特征再次予以明确；对该领域的普通技术人员而言，此举并未改变专利技术方案之外延。由于专利权利要求所限定的具体技术方案并未因隐含技术特征的明确而发生变化，因此不会影响公众对专利技术方案的合理预期及其正当权益，也不会因此损害专利公示制度。反之，如不将上述隐含技术特征读入技术方案，则会使与专利技术特征既不相同又不等同且无法实现专利发明目的的技术特征被纳入专利保护范围，从而导致专利外延的不当扩大。此种做法显然会导致权利人法外利益的增加，并因此损害公众利益。

司法实践中，部分法院对此也表达了相同观点。如北京市高级人民法院在“沼气池”无效宣告行政判决中认为“根据权利要求的综合理解原则，对于没有写入权利要求的技术特征，并非当然不予考虑。如果本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以明确地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征，则在解释权利要求时应当考虑该项隐含的限定特征。”安徽省高级人民法院亦在“切片机”专利侵权判决中认为，“隐含技术特征是本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以明确地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征，则在解释权利要求时应当考虑该项隐含的限定特征。

（二）审慎读入原则

隐含技术特征未以文字方式记载在权利要求中，也没有以文字或图形方式体现在说明书和附图中，相对于功能性特征的确定，隐含技术特征的认定带有更多的主观性。因此，当在对功能性特征解读时需要再次引入隐含技术特征时，必须秉持更为严格的读入原则，以防止专利保护范围被不当缩小。正如最高人民法院在“导热铝管”再审判决中阐述，“所谓的隐含技术特征，实际上是在解释权利要求技术特征的含义时，引入权利要求并未明确记载的、作为勘误前提条件的内容。由于引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围，因此在权利要求解释过程中，引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重。”

（三）侵权对比原则

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015）》第17条规定：“专利法第59条第1款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’，该条规定是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。”该条款明确了专利权的保护外延，即专利权的保护范围不仅包括权利要求文字记载的技术特征所确定的范围，还包括等同特征所确定的范围。而《专利司解（一）》第4条亦明确，功能性特征的保护外延以说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式为限。

1.折衷原则

从上述规定可以看出，我国专利法律对专利技术方案的保护范围并未采取“中心限定”或“周边限定”原则，而是采用了“相同+等同”技术特征的折衷原则。吴汉东教授认为，这一原则考虑到了专利权人的利益，也照顾了第三人的利益，克服了上述两种原则的不足。目前，欧洲专利公约及其成员国和我国均采此立法例。而当功能性特征包含隐含技术特征时，从利益平衡的角度考虑，折衷原则也同样应被适用。

2.全部覆盖原则

根据《专利司解（一）》第7条的规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”第7条规定了专利侵权判定的基本方法，即专利法理论上的“全面覆盖原则”。

当专利技术方案包含具备隐含技术特征的功能性特征时，在侵权比对时仍然应将权利人所主张的权利要求所记载的全部技术特征（包括隐含技术特征），与被控侵权产品相应技术特征进行一一比对。只有当被控侵权产品的技术特征完全覆盖了包括隐含技术特征在内的专利技术方案所有技术特征时，侵权指控才能成立。

反之，如果被控侵权产品覆盖了专利权利要求文字所载明的其他所有技术特征，但不具备系争隐含技术特征，应认定未覆盖专利权利要求的所有技术特征。例如，上海市高级人民法院在“空气炸锅”专利侵权二审判决中认为，涉案专利的发明目的是使热空气能够在设备中循环并在食品制备室中被基本向上导引。虽然专利权利要求文字并未对风扇和食品制备室上方开口的直径大小作出限定，但结合发明目的，基于说明书和附图、无效宣告请求审查决定书等材料，涉案技术方案中风扇部件的直径不应小于食品制备室上方排出开口的直径，以防止食品制备室内部形成大量乱流或者旋流。而被控侵权产品的风扇直径明显小于食品制备室上部开口，风扇启动后会在食品制备室内部形成大量乱流或者旋流，无法实现涉案专利技术方案中热空气在风扇的作用下呈现基本从下至上穿过食品制备室的运动路径，因此并不具备涉案专利中风扇大于食品制备室上方排出开口的隐含技术特征；同时鉴于被控侵权产品亦不具备涉案专利涉案权利要求的其他技术特征，因此专利权人的侵权指控无法成立。

3.等同原则

等同原则是专利侵权判断中最为复杂的问题之一。根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015）》第17条第2款的规定，一般专利技术特征的等同特征是指“与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，即与相同特征相比，等同特征以是否系“基本相同的手段、功能、效果”及“无需创造性劳动”进行判断。

然而对于功能性特征的等同特征，最高人民法院在《专利司解（二）》第8条第2款进行了特别规定，“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。从该特别规定可知，功能性特征的等同特征系在相同特征的基础上，以“基本相同的手段”“相同的功能”“相同的效果”“无需创造性劳动”之要件进行扩张认定。比较上述功能性特征和一般专利技术特征的等同特征要件，可以得出以下内容。（见如图1）

图1

如图1所示，对相同特征（图1中心灰色三角形）的认定，一般专利技术特征和功能性技术特征的认定标准没有差异，均是以相同的手段、功能和效果三个要件进行严格匹配认定。而对于等同特征进行认定时，功能性特征因要件的外延扩大至“手段基本相同”和“本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到”，故保护范围的外延（上图中实线梯形）明显大于相同特征的保护外延，但同时又明显小于对于手段、功能和效果仅要求“基本相同”的一般专利技术特征的等同特征（上图中虚线长方形）的保护外延。笔者认为，上述区别是由于功能性特征因以功能或效果进行描述而使其保护外延具有一定弹性空间，因此法律不但将其内容限定于说明书和附图所载明的具体实施方式及其等同实施方式，同时在对其等同特征的认定上也相对一般专利技术特征的等同特征更为限缩，即严格要求“实现相同功能”和“达到相同效果”。

有观点认为，在包含隐含技术特征的情况下，隐含技术特征将功能性特征的保护外延二次虚化，因此不应再以其等同特征对保护范围进行扩张。对此笔者认为，“等同原则的适用应当兼顾专利权人和社会公众的利益，既要保护专利权人在现有技术基础上作出的技术贡献，又要促进科学技术的进步。”如本领域技术人员通过阅读权利要求文字、说明书和附图可以明确知悉隐含技术特征的存在，例如在前述“空气炸锅”案中“内壁应当为密闭结构”，如果此时等同原则不能被适用，则他人可以通过将内壁修改为非密闭结构、同时增加其他封闭部件等非实质性的、显而易见的替换手段对该隐含技术特征进行规避；但如果此时以功能性特征等同认定四要件进行考量，该替换手段则完全落入“基本相同的手段”“相同的功能”“相同的效果”和“无需创造性劳动”之等同特征范畴，因此从必要性出发，包含隐含技术特征的功能性特征仍应当适用等同原则。然而基于隐含技术特征外延的不确定性，等同标准应当被严格适用，尤其对于不涉及专利发明点的功能性技术特征，对其等同范围应予限制，不宜过度认定，以兼顾专利权人和社会公众利益。

结语

“信息公开为公众行动的可预期性提供了便利，但发明人的利益诉求通常会与此相悖，因为信息不对称总会为信息持有者创造额外收益。”叠加在功能性特征之上的隐含技术特征因其保护外延的模糊性，与专利充分公开原则并不协调，也会导致司法认定中的风险。在当前我国大力倡导高质量专利的背景下，对具有隐含技术特征的功能性特征应采取更趋严格的司法认定原则，这不但可以避免其保护外延被错误界定，也可促进专利申请文件撰写的充分公开，有助于推动我国专利质量和司法水准的不断提升。